從初創到IPO——科技型企業的專利工作策劃之路

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作者：謝浩榮  北京市萬慧達（廣州）律師事務所

原標題：從初創到IPO——科技型企業的專利工作策劃之路

專利問題，歷來是眾多科技型企業在IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）道路上需要直面的一個難題，本文將根據企業從初創到IPO過程中的一些關鍵時段或節點，對其涉及到的專利工作策劃重點，進行一般性的探討和說明。

專利問題，歷來是眾多科技型企業（下文簡稱企業）在IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）道路上需要直面的一個難題。不少企業走進了IPO考場，才忽然發現需要面對來自競爭對手發起的專利狙擊，或者來自IPO審核機構關于專利漏洞的尖銳問詢，倉促之間，有的向對手交出巨額專利和解“學費”，有的甚至直接主動申請“退考”。

當下，對于將IPO作為未來發展戰略重要一環來看待的企業而言，正視專利因素對IPO的重大影響之余，明確如何在自身發展各階段中，根據不同的資源配置能力對專利工作進行有側重點的策劃，以提前消除不必要的專利隱患、將IPO節奏更好地掌握在己方手中，則具有更重要的現實意義。下文將根據企業從初創到IPO過程中的一些關鍵時段或節點，對其涉及到的專利工作策劃重點，進行一般性的探討和說明。

一、企業初創階段

處于初創階段的多數企業，特點是資金緊張、業務和人員未形成規模，需要將幾乎所有的精力、配置用于攻克技術產品化的難題以及追求存活。該階段中，用于專利保護的經費特別有限、專利一般性事務由行政或技術崗的員工兼顧處理。在專利工作投入的資金和時間極為有限的背景下，企業需要明確專利方面的必要制度以及奠定執行基調，并將有限專利經費盡可能用于處理最為急迫的專利問題。

在策劃必要制度時，至少需要從保密、專利獎勵、專利文檔管理等方面設計出簡單可操作的規范。創業初期，企業一方面會將涉及自身核心技術的相關方案進行展示，與大量投資人溝通，或參加相關路演，尋求天使投資；另一方面，更需要將部分技術信息明確地透露給業內意向采購方，以求拓展市場；這些常態性的商業運作過程中，技術泄密的風險較大。對此，企業可以針對研發項目的涉密內容，設計二或三級的密級進行管理；對外需要與洽談對象簽訂保密協議，在為采購方或其他合作方出具個性化的技術服務方案時，還需作簡單評估，判斷是否應先提出專利申請。另外，考慮到專利法對發明人有獎勵方面的規定，企業應及時制定和執行獎勵制度，以避免埋下日后糾紛的隱患。企業的規范運行不但有利于自身長足發展，而且也是IPO的審核要點之一。

在保密、激勵制度和相關協議的制定方面，從低成本的角度考慮，可借鑒現成的模板，根據自身實情作簡單調整即可。而專利文檔管理也可以簡化操作，對于內部研發成果的記錄、專利提案的文件、專利申請和官方下發的文件可以統一存放，優先保證資料齊全，待日后有專職管理時再細化相關操作。關鍵在于，在前期制度本身非常簡單的情況下，一定需要確保執行到位，這是奠定企業專利工作主基調的重點。

在制度外，企業需要額外根據自身創立的背景，評估是否存在專利隱患，這是起步階段最為急迫的專利工作之一。過去兩年內，有大量企業如交大思諾[1]、中簡科技[2]、德方納米[3]、震安減震科技[4]等，在IPO會審中被要求就有關事項是否涉及專利風險進行解釋說明。對此，企業有必要分析自身是否具有特殊情況，以進一步采取應對措施。例如，若企業的核心技術人員來自高?；蚱渌蒲袉挝?，則需要考慮原單位是否有存在制約企業目前技術項目實施的相關專利，若有，可以嘗試進行專利交易操作。實在無法獲得專利權轉讓的，可以爭取獲得獨占許可或排他許可。若企業初創人員來自同行其他公司，需要特別注意此前是否簽訂了競業限制條款和保密協議，初步評估是否存在潛在的職務發明糾紛。又例如，企業的創立，涉及以專利出資的，需分析評估過程或結果是否合理。

同樣迫切的是，企業還必須將核心技術的初步專利保護提上日程?？紤]到資金限制，以及產品或研發項目隨時可能因生存需要而被作出調整的情況，企業在起步階段可以只針對核心技術申請少數高質量的專利保護。一般來說，若核心技術對應的發明專利不請求提前公布，在申請日往后的一年半之內，可以再根據具體產品形態和細分市場所在，補充提交一批偏具體應用場合方面的專利申請，這樣能一定程度緩解企業在初期的資金壓力。需要注意的是，若核心技術人員直接來自同行公司，在專利申請時可以考慮選擇不公開發明人的信息。另外，過去曾出現有企業以實際控制人個人名義申請專利的情況[5]，或有企業在申請專利時違背客觀事實，將領導優先寫在第一發明人位置的情況[6][7]，這種不規范的申請行為容易引起職務發明創造方面的權屬糾紛，企業應有意識地去避免這類容易產生隱患、且本不應發生的專利行為。

二、企業成長階段

在成長階段，企業產品銷售已取得一定市場份額，業務及人員具有一定規模并且規模仍在擴大。此時，隨著產品技術的快速迭代或者產品線的不斷增加，專利保護的工作量逐漸變大，而企業也有能力穩定地投入更多資金在專利工作上。該階段中，策劃擬開展的專利工作時應注重規劃性，以逐步地在廣度和深度方向上完善短板、豐富工作內容，并將策劃重點放在專利保護與侵權風險排查兩大方面。

在研發團隊規模擴大之際，企業可以考慮增加投入，聘請專利工程師/專利律師來專門處理內部專利工作，或者通過內部法務人員與外部專利服務機構共同合作的模式來處理重大專利項目。無論如何，此時內部應有清晰的專利申請評審與流程管理制度，一方面有利于在多個專利保護項目同時進行的過程中，較好地維持各部門分工配合的秩序，另一方面也有利于對不同重要程度的專利案件進行分級管理，集中資源處理重要案件。

在專利保護方面，需要圍繞已有的核心專利和主營業務涉及的應用技術、場景進行專利布局策劃。此項工作使前一階段專利保護的不足之處得到完善之余，也進一步確保了企業的核心技術和主營業務具有足夠數量的專利支撐——這是未來IPO時審核機構特別關注的專利事項，它既涉及到是否滿足科創板常規指標要求(目前要求具有形成主營業務收入的發明專利數量為5項以上)方面的評估，也涉及各板塊關于核心技術實施和主營業務開展的獨立性、技術先進性等方面的評估。今年發生的一智能投影領域企業在IPO過程披露的16項發明專利被競爭對手提出無效宣告請求[8]，一無人機領域企業被競爭對手舉報“核心技術部分無相應發明專利支撐”[9]等事件，均值得企業對專利數量、關聯性等方面引起重視?？紤]到發明專利的申請周期一般為兩三年甚至更長，越早進行專利布局，越有利于降低后期IPO籌備的工作壓力。從另一個角度來看，成長階段中，企業的產品迭代較快，專利保護需要及時跟上甚至提前啟動，否則很有可能在產品宣傳、銷售環節產生技術泄密的風險。

與初創階段不同的是，成長階段中，企業進一步明確了自身的目標市場，同時在與業內各種采購方、供應商的接觸中，參與各種展會活動過程中，基本可以客觀確定該目標市場中的競爭對手以及雙方市場戰略的異同之處。此時，作為侵權風險排查的子任務之一，可以開始設計競爭對手專利監控的機制，有利于更直接地獲得來自競品的技術改進動態和專利布局信息，判斷己方相關產品是否有落入對方專利保護范圍的風險。除此之外，還應在產品參展前、產品上市前，以及己方研發的不同階段設計不同側重點的專利檢索分析任務，從更廣的范圍來進行侵權風險的排查。IPO會審時，企業會被經常問詢關于己方技術與競爭對手的差別，己方產品銷售在侵權風險方面的安全性等問題，若在成長階段時就有專利情報收集和分析的積累，則有利于在未來IPO籌備時，能從更全面的角度，以更清晰的思路來設計相關問題的應答預案。

隨著企業規模的不斷擴張，組織裂變是成長道路上的必經歷程，較為常見的情況是企業開始針對不同的業務模塊設立相應的子公司來運營，此時會涉及業務和核心技術員工人事關系的轉移，在專利方面，需要及時與子公司簽訂專利許可或轉讓協議，以確保子公司業務順利、獨立開展，另外，鑒于企業與子公司在業務上有較多互動，雙方對于具體的技術成果，在進行專利申請權、發明人名單確認時需要保持客觀、公正的態度，以避免發生無形資產權屬狀態、信息不明晰的情況。若企業在初創階段獲得了他人的專利許可，在成立子公司的時間節點上，需要確認子公司是否有實施該專利的權利。

三、IPO籌備階段

一般來說，企業會在成長階段中后期或者成熟階段具備IPO的經濟實力或產生明確的IPO意愿。在企業內部的上市論證通過后，對于企業而言，IPO籌備工作便進入實質階段，該階段的專利工作重點是查漏補缺、重大風險排查，專利各項資源配置需要有針對性地為IPO需求進行傾斜。

從IPO籌備到IPO通過并上市，短則一年多，長則需要三年甚至更久?？紤]到企業的日常專利工作需要維持，且專利工作人員還需要花時間搜集、準備進行信息披露所涉及的專利材料，以及為會審環節的問詢設計專利方面的應對預案，企業在原有職員配置不變的前提下，在此期間可以有針對性地將部分內部專利事務委外進行操作，并對內指定專人負責IPO專利信息的管理。

當下，盡管保薦機構在為企業運作IPO過程中，會依據證監會的準則對企業展開盡職調查。然而，此類調查未能將足夠多關注點放在專利上，涉及專利方面的調查，多數以國家知識產權局公開的專利權屬、法律狀態等信息作為依據，難以系統、全面地排查出更深層次的專利問題或隱患。企業需要重點關注的方面包括：企業經過多年技術迭代后，新的核心技術和形成主營業務，是否有足夠多的關聯性專利進行支撐，相關專利法律穩定性如何？又例如，企業主營業務涉及的產品在各銷售地（包括國內和國外）的專利侵權風險如何，可控程度如何，若一旦發生專利訴訟，造成的影響范圍和程度如何？企業應在IPO籌備階段前中期，有計劃地開展相關方面的評估工作。一般來說，可以聘請專業的專利服務機構進行參與，與企業一同開展專項的專利調查，對上述重點事項逐一進行分析，對排查出的風險項進行處理或形成防控預案。若發現對主營業務威脅度較大的專利，企業可以預先準備好對目標專利提起無效的證據，以及進行現有技術抗辯的證據。在有足夠把握和時間的前提下，也可以對目標專利主動提出無效宣告請求，或者伺機對其進行收購。

IPO籌備階段末期，企業需要重點關注擬向公眾披露的專利信息的準確性、及時性和完整性，這也是該節點查漏補缺工作的關鍵任務。在該方面，曾經發生的某光電科技公司因為未向公眾披露專利失效事宜，被撤銷IPO首發并要求退還募資的事件[10]，充分說明信息披露規范性的重要程度。企業需要特別關注涉及有效專利即將失效、申請中的專利即將獲得授權、重要專利處于復審階段、發生專利許可或狀讓等事件，與專利代理機構保持比過往更緊密的聯系，以便將最新的專利信息反應到招股說明書中。

其他如人力資源方面（如核心專利的發明人團隊的穩定性）、財會方面（如專利在內的無形資產占凈資產的比例是否應下調至合理位置）等等涉及專利的因素，也需要企業系統地進行排查和現狀確認。

四、小結

對于企業而言，應把握好不同發展階段中專利工作的策劃重點，初創階段的專利工作，應重點考慮落實必要的專利制度、評估自身創立的背景是否存在專利隱患，以及如何在資金緊張的條件下對核心技術申請高質量的專利保護；成長階段的專利工作，應重點關注如何進行專利布局和侵權風險排查；在IPO籌備階段，應重點策劃專項的專利調查，以及規范專利信息披露機制方面的工作。如此，有利于企業始終以清晰的思路，明確每一關鍵階段或節點的專利工作重點，從早期開始消除不必要發生的專利隱患，將未來的IPO節奏更好地掌握在己方手中。

注釋：

[1]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202003/t20200326_372710.htm

[2]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190326_353383.htm

[3]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190319_352982.htm

[4]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201901/t20190108_349547.htm

[5]http://www.cqlsw.net/business/theory/2018082129984.html

[6]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=c56e4b0cb33b48aba94f9750c980b4cf

[7]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=fdbfb166049a49c7995aa87701003537

[8]https://tech.sina.com.cn/roll/2020-07-21/doc-iivhuipn4335083.shtml

[9]http://www.meihaolucy.com/article_25408.html

[10]http://finance.sina.com.cn/stock/newstock/zxdt/20100315/21537569082.shtml

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作者：謝浩榮  北京市萬慧達（廣州）律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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