EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人將面臨證明優先權無效的挑戰

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“在優先權申請的申請人與后續歐洲申請的申請人不一致的情況下，攻擊形式優先權已經成為當前EPO異議程序中的一項標準策略?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

背景

在過去相當一段時間里，通過挑戰形式優先權并利用優先權期間公開的現有技術無效歐洲專利已漸成趨勢。在這種情況下，歐洲專利局（“EPO”）技術上訴委員會向擴大上訴委員會（“EBA”）提出了如下法律問題：首先，EPO是否有權裁定當事方的優先權問題；其次，依據《專利合作條約》（“PCT”）進行專利申請時，如果發明人被指定為在美國的申請人，那么PCT申請中針對其它國家的新增申請人是否可以就以發明人名義提交的在先申請享有優先權。

結果

EBA對G1/22和G1/22案件做出的合并裁定解決了一系列優先權相關問題，包括EPO在裁定形式優先權方面的管轄權、聯合申請人的優先權問題以及優先權轉讓的通用原則。

展望

EBA裁定所提出的“默示協議”和優先權的可反駁推定的理念改變了優先權爭議的整體態勢，這意味著，申請人和專利權人優先權的確立將不再像之前那么繁瑣。

引言

在優先權申請的申請人與后續歐洲申請的申請人不一致的情況下，攻擊形式優先權已經成為當前EPO異議程序中的一項標準策略。根據之前的案例法，遭到形式優先權挑戰的專利權人一般需要提交相關書面證據，證明在先的優先權申請人已經在后續歐洲申請的申請日期之前，將優先權成功轉讓給后續的申請人。如果專利權人未能提交上述證據，那么優先權轉讓很可能被視為無效，進而導致在存在優先權期間公開的現有技術的情況下，專利有效性很容易遭到挑戰。一些歐洲專利，甚至包括一些備受矚目的專利，都因為上述操作慣例而被無效。其中爭議度最高的便是博德研究所/麻省理工學院最近因優先權無效而失去其CRISPR/Cas9基礎專利的案例，該案優先權無效源于發明人之一將優先權轉讓給了第三方。

近期，G1/22和G2/22案的合并裁定解決了一系列形式優先權相關問題。該裁定的起因是EPO技術上訴委員會3.3.04將其審理T1513/17和T2719/19案時的相關問題合并提交至擴大上訴委員會。經過該項程序，《美國發明法案》（“AIA”）出臺之前廣泛存在的美國優先權申請的申請人（即，發明人）與通過PCT程序提出的后續歐洲申請的申請人（即，發明人的雇主）并不一致的問題得到了解決。上述合并案的核心問題在于，在PCT申請中，發明人僅被列為美國的申請人，而其雇主則被指定為其他PCT指定國的申請人。為此，技術上訴委員會向EBA提出了如下兩個主要問題：首先，EPO是否有權裁定當事方的優先權問題；其次，在上訴情形下，后續申請中的新增申請人是否可以通過發明人提出的優先權申請而享有優先權。

EPO裁定優先權問題的管轄權

EBA在進行論證時，明確區分了《歐洲專利公約》（“EPC”）第60(3)條規定的歐洲專利申請權（對申請及后續授權專利的合法所有權）和EPC第87(1)條規定的對相關申請主張優先權日期的權利（“優先權”）。按照既有判例，EPO無權裁判申請人對專利申請的所有權。但是，該規定并未直接或類似地擴大適用于優先權。鑒于是否享有優先權直接影響到申請的有效日期，進而影響到其實質可專利性，因此EPO有權裁定申請人是否享有優先權。

按照EBA的裁定，EPC的自治規則可以管轄優先權及其轉讓的問題。但由于自治規則中并沒有關于優先權轉讓的正式要求，因此EPO應“自行采用相關國家法律確定的最低標準，并在幾乎所有情況下認可非正式或默示的優先權轉讓?！?br/>

可反駁推定

擴大上訴委員會認為，只要申請人在主張優先權時已履行了各項程序要求，理論上就應推定后續的歐洲專利申請人亦享有優先權。但是，考慮到存在（極少的）不正當優先權主張的情況，該項推定應該是可駁回的。因此，在實踐中，證明是否享有優先權的舉證責任就發生了轉移。今后，挑戰優先權有效性的一方（例如，專利異議人）必須提出可表明優先權主張存在嚴重問題的具體事實。而異議人尤其是在相關證據屬于申請人的控制范圍，除非通過某些國家性的證據開示程序，否則根本無法獲取的情況下，究竟將如何完成這項進行否定證明的艱難任務還有待觀察。

聯合申請人間的默示協議

“聯合申請人方案”是EPO長期適用的一項專利申請優先權原則，該原則是指，如果專利申請是由多個申請人（例如，A和B）共同提出，且其中至少一名申請人（例如，A）同時也是一項已主張優先權的在先申請的申請人，那么在沒有相反證據的前提下，該在后申請的所有申請人均享有優先權。

盡管歐洲專利（EP）申請存在該“聯合申請人方案”，但將其適用于不同指定地區有不同申請人的PCT申請時還是引發了一些爭議。因此，EBA將此類PCT申請單純地視為若干單獨專利申請的正式組合，進而選擇不對PCT申請適用上述方法。相反，EBA采用了“默示協議”的理論，即，聯合申請這一行為本身就意味著各方已就共享優先權達成了默示協議。需要注意的是，“默示協議”的理論并不適用于后續申請中缺少部分優先權申請人的情況。實質上，雖然可以很容易地在PCT/EP申請中增加申請人，但是，如果PCT/EP申請中去掉了某個或多個優先權申請人，那么必須確保至少一名PCT/EP申請人已在申請前獲得了優先權。

實務建議

盡管可駁回推定對申請人和專利權人較為友善，但同時也要意識到該推定的局限性。該推定可以適用于所有優先權申請人與后續申請人不一致的情形，無論后續申請是否屬于PCT申請。但是，該推定并非不可駁回。例如，如果在后續申請中，未將所有優先權申請人列為共同申請人，即使仍可以推定優先權有效，但不能推定所有申請人已達成一致。在此類情況下，任何未被列為后續申請人的優先權申請人均可以對后續申請主張所有權，或至少能夠以充分證據挑戰優先權有效性。此外，EBA的裁定只是解決了優先權的問題。而從法律角度而言，由此還會幾乎不可避免地引發PCT申請人對相關發明的所有權問題，在絕大部分司法轄區內，這是起訴資格的必備要素。因此，在上述情況下，作為排除潛在爭議的最佳實踐，筆者建議單獨進行優先權轉讓（參見表1第4-6項）。另外，歐盟的統一專利法院（“UPC”）及各國國家法院會就該問題做出何種裁決，目前還是個未知數。

表1：優先權問題的相關情形及轉讓建議

三項要點總結

1.可駁回推定的推出改變了優先權問題的整體態勢。今后，申請人和專利權人優先權的確立將不再像之前那么繁瑣。相反，EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人則將面臨證明優先權無效的挑戰。這一改變與涉及AIA頒布前時段的案件尤為相關，在這些案件中，最初的優先權申請是由發明人提出，后續的優先權申請則是以雇主名義提出。

2.盡管該推定轉移了舉證責任，對專利權人較為有利，但還是應當注意到推定的“可駁回性”。這意味著在某些情況下，特別是可能存在惡意行為或其他爭議性問題的潛在證據時，優先權的推定有效性仍然可以在EPO甚至是UPC或國家法院的異議程序中遭到挑戰。

3.作為最佳實踐的重要組成部分，仍建議在進行PCT申請之前取得書面的優先權轉讓書。此類轉讓文書可為應對潛在的優先權挑戰提供有力保障，并作為對發明享有權利的證明依據。即使有強有力的證據對優先權有效性提出質疑，此類書面轉讓文件可以作為關鍵的抗辯證據，避免專利遭到無效的潛在風險，并同時為專利執行提供法律依據。

（原標題：EPO異議程序以及潛在的UPC相關程序的異議人將面臨證明優先權無效的挑戰）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Olga Bezzubova , Jones Day

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

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