專利侵權訴訟中被告反擊的“組合拳”

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“本文從專利侵權被告的視角，分析專利侵權訴訟中，被告一方發起反擊的幾種最常見的方式?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務所

商戰，就是沒有硝煙的戰爭。戰爭雙方各出奇謀，尋求商業上的地位和利益。在科技領域，專利權已經成為了商戰中的“常規武器”。利用持有的合法有效的專利權，提起專利侵權訴訟，打擊競爭對手，尋求市場領先地位，已經是科技企業的常規打法。在專利侵權訴訟中，原告一方往往蓄謀已久，一出手即是石破天驚。而被告一方在訴訟開始階段，往往處于被動地位。本文從專利侵權被告的視角，分析專利侵權訴訟中，被告一方發起反擊的幾種最常見的方式。

PART 01
針對涉案專利提出專利無效宣告請求

《專利法》第四十五條規定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求國務院專利行政部門宣告該專利權無效?！秾＠ā返谒氖邨l第一款規定：宣告無效的專利權視為自始即不存在?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）（2020修正）》（法釋〔2020〕19號）第二條第一款規定：權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被國務院專利行政部門宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。

專利侵權訴訟的權利基礎即專利權人擁有的專利權，因此，如果專利權被宣告無效，意味著侵權訴訟的權利基礎不復存在。實踐中，如果涉案專利被宣告全部無效，或者被宣告部分無效，無效的權利要求包括了在侵權訴訟中主張的權利要求，人民法院通常會依據上述司法解釋，裁定駁回原告的起訴。此類的案例非常多，例如“冰淇淋機加氣方法案”，原告主張的權利要求為權利要求1。在二審期間涉案專利被宣告部分無效，無效的權利要求包括權利要求1，該案二審程序中最高人民法院裁定駁回起訴[1]。無效宣告請求打擊侵權訴訟中原告的民事權利基礎，因此這種策略被形象的比喻為“釜底抽薪”。如果能夠成功無效對方的專利，不僅避免了自身的損失，也使對方喪失了一項專利權，達到理想的反擊效果。

“釜底抽薪”并不是提出無效宣告請求的全部意義所在?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第六條規定：專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。以上規定在理論上源于“禁止反悔原則”。在專利侵權訴訟中，專利權的保護范圍至關重要。通常在訴訟程序中，原告一方對權利要求保護范圍的解釋過程中，往往盡可能大的主張保護范圍，以便更加確定、明確的囊括被訴侵權產品或方法。而在無效宣告行政程序中，為了確保專利權不被宣告無效，專利權人（原告一方）在解釋權利要求保護范圍的時候，往往需要進行必要的讓步和限縮。這種限縮的解釋，對被告一方的不侵權抗辯，提供有力的支撐。

具體的，對于某一技術特征A而言，在侵權訴訟中，如果被訴侵權產品或方法的某一特征與涉案專利存在區別，原告方必然主張其為等同特征，否則基于全面覆蓋原則，侵權就不成立了。而在無效宣告程序中，專利權人(侵權訴訟中的原告)往往需要主張技術特征A是區別技術特征，如果構成等同，專利權就保不住了?？傊?，針對例如技術特征A，原告方無法“兩頭得利”。在最高人民法院知識產權案件年度報告案例“藏藥獨一味軟膠囊再審案”中，最高人民法院認為：優他公司在涉案專利無效宣告程序中，強調“本發明所述獨一味提取物的四種制備方法為發明人進行了大量的工藝篩選和驗證試驗后最終確定的工藝步驟，現有技術中并沒有公開，由此得到的本發明中所述的獨一味提取物與現有技術中的獨一味提取物并不等同?！币虼?，最高人民法院再審認為，在無效宣告程序中主張的不等同的特征，在侵權訴訟中再主張等同不應當得到支持。最高人民法院撤銷了一、二審判決，駁回優他公司的訴訟請求[2]。

基于無效宣告請求，侵權訴訟中的被告方還可以請求中止訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定（2020修正）》（法釋〔2020〕19號）第五條規定：人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟——對于侵權訴訟中的被告一方來說，往往處于倉促應戰的狀態。對于訴訟策略的制定，證據的組織，準備時間往往不足。如果法院裁定中止訴訟，就可以把訴訟的節奏緩下來，為被告贏得更多的應對時間，更加從容的應對來自原告一方的挑戰。

PART 02
利用被告方專利權進行對等反制

在一些著名的專利戰中，被告一方往往會采用對等反制的方式進行反擊。在原告方向被告方提起訴訟后，被告方基于自身的專利權，向原告的產品同樣發起專利侵權訴訟。尤其是科技領域，利用專利作為武器，發起進攻，重新進行行業定位，幾乎成為了一些行業的規律性發展方式。專利戰往往出現在同行業競爭對手之間，一些典型的情況例如崛起的行業黑馬向老牌巨頭發起挑戰；再例如傳統的行業領導者對潛在競爭者發起打擊。

廣受關注的華為公司與三星公司之間涉及到專利侵權糾紛的系列案件，就是典型的此類案件。華為公司與三星公司之間的上述系列案件始于2015年。2015年5月，華為公司首先在美國加州和深圳對三星公司發起了專利侵權訴訟。隨后的6月27日，華為公司在泉州中院向三星公司提起訴訟，索賠金額8050萬元。僅僅25天后，三星公司迅速進行反擊，在北京知識產權法院向華為公司發起數件專利侵權訴訟，總索賠金額1.61億元。當時，這則新聞廣受關注，尤其是三星公司數個案件的總標的額1.61億元恰好是華為公司泉州案訴請的8050萬元的二倍，業界普遍認為，這個金額上的巧合證明了三星公司的起訴是對華為公司起訴的反擊。

另一個典型的案例始于一次奇襲。2020年，OPPO與夏普正在進行專利許可談判。在談判正常進行期間，夏普對OPPO發起奇襲。而且奇襲的時間設計的非常巧妙，據說OPPO收到專利侵權訴訟的消息恰逢中國的傳統節日春節期間。利用這樣一個時機發起專利侵權訴訟，顯然是為了增加談判的籌碼，逼迫OPPO接受城下之盟。

而OPPO的應對策略是教科書式的，在積極應訴的同時，OPPO對夏普提起的專利侵權訴訟中的涉案專利提起無效宣告請求。在夏普的專利奇襲發起后的僅僅一個月左右，從2020年2月底開始，OPPO在日本東京和中國深圳針對夏普提起兩起侵權訴訟，對夏普進行反擊。行業內普遍認為，這場專利戰OPPO取得了最終勝利，有知識產權律師評價：OPPO稱得上打贏了中國專利戰上的“斯大林格勒保衛戰”[3]。

PART 03

對專利侵權訴訟原告的權利濫用、商業詆毀和惡意訴訟等行為提起訴訟

專利權作為一項民事權利，與大多數民事權利同樣存在合理使用的問題。具體的說，在行使專利權時，需要避免專利權濫用、商業詆毀和惡意提起訴訟。從專利侵權被告的角度，如果發現了原告方實施了上述行為，可以提起相應的訴訟對原告進行反擊。

在“監控攝像機案”中，專利侵權訴訟的原告張某某及凱某公司向法院起訴專利侵權訴訟的被告喬某公司侵害其享有的專利權，訴請賠償金額人民幣1000萬元，并向法院申請財產保全。法院裁定凍結喬某公司銀行賬戶及支付寶賬戶內的資金1000萬元或查封其相同價值的其他財產。專利侵權訴訟的被告喬安公司不服，以張某某及凱某公司惡意提起知識產權訴訟以及申請訴中財產保全致其損害向法院提起訴訟。法院認為：張某某濫用訴權向存在競爭關系的喬某公司惡意提起訴訟，并在提起訴訟的同時申請保全了1,000萬元。張某某應當對該保全行為負有審慎義務，即應當考慮申請財產保全是否確有必要，金額是否明顯過高以及是否會給原告造成不必要的損失。綜合上述因素后，法院認定張某某申請財產保全的行為具有過錯，判決張某某賠償喬某公司經濟損失共計254,000元[4]。

需要注意的是，權利濫用、商業詆毀和惡意訴訟本身的構成要件、認定標準、案例中的裁判尺度都是非常專業的問題，在本文中不展開進行討論。本文僅從專利侵權被告的角度，拋磚引玉的提出上述反擊手段。

PART 04
總結和展望

“人在家中坐，事從天上來”，這是很多專利侵權被告收到法院送達的起訴材料的第一感覺。事實上，專利侵權訴訟往往是商業競爭的延續。在專利制度比較成熟的國家和地區，作為一種商戰中常見的具體表現形式，專利戰非常常見。針對專利侵權訴訟的攻防策略、方式方法都非常成熟。被訴專利侵權肯定不是一件令人愉快的事，但是也沒有必要過分緊張，應當采取積極的攻防策略，綜合運用各種武器爭取最終的勝利。

參考文獻：

[1] 最高人民法院，（2023）最高法知民終594 號民事裁定書。
[2] 最高人民法院，（2010）民提字第158號民事判決書。
[3] 百家號:灣流經濟評論,這家深圳的科技公司，贏了一場史詩級的專利戰,
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722480880293605833&wfr=spider&for=pc。
[4] 上海市高級人民法院，（2019）滬民終139號民事判決書。

于春博作者專欄

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（原標題：專利侵權訴訟中被告反擊的“組合拳”）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：于春博 北京宣言律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利侵權訴訟中被告反擊的“組合拳”（點擊標題查看原文）

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