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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王強 北京市鑄成律師事務所 專利代理人 律師
原標題：科創板擬上市企業核心技術專利關注要點
對于打算登陸科創板的企業來說，如何針對科創板上市要求進行核心技術的專利籌劃，成為廣大科創企業共同面對的問題。本文根據科創板相關監管要求、科創板企業申報過程中科創板股票上市委員會問詢關注，結合科創板企業輔導上市過程中的實務經驗，嘗試從專利的取得、風險的防范兩個方面，對科創企業在登陸科創板之前需要關注的要點進行總結，希望能為廣大科創企業提供一定的參考。
隨著2019年7月22日在上海證券交易所鳴鑼交易，越來越多的科技創新企業（以下簡稱“科創企業”）將嘗試通過科創板這一資本市場新平臺做大做強。
根據《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》（以下簡稱《上市推薦指引》），科創板定位于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業，屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業，互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合的科技創新企業。由此可以看出，科創板主要目的是促進高新技術產業和戰略性新興產業的發展，對企業的科技創新能力具有較高的要求。專利作為體現企業科技創新能力的重要組成部分，直接影響到企業核心技術所有權以及市場的控制權。
對于打算登陸科創板的企業來說，如何針對科創板上市要求進行核心技術的專利籌劃，成為廣大科創企業共同面對的問題。本文根據科創板相關監管要求、科創板企業申報過程中科創板股票上市委員會（以下簡稱“上市委”）問詢關注，結合科創板企業輔導上市過程中的實務經驗，嘗試從專利的取得、風險的防范兩個方面，對科創企業在登陸科創板之前需要關注的要點進行總結，希望能為廣大科創企業提供一定的參考。
一、專利的取得
1. 持有專利的必要性
根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答》（上證發〔2019〕29號，以下簡稱《審核問答》）第10問（一），發行人能夠堅持科技創新，通過持續的研發投入積累形成核心技術?！巴ㄟ^持續的研發投入積累形成核心技術”表明擬科創板上市企業需要“占有”關鍵核心技術，通過專利的獲得和合理保護范圍的確立才能擁有關鍵核心技術。這就需要通過專利權利要求所確定的保護范圍來判斷所擁有的權利的范圍?？梢?，擬科創板上市企業應當為“通過持續的研發投入積累形成核心技術”有計劃、有策略地開展取得專利的籌劃。
通過IPRDaily發布的數據[1]可以看出，科創板首批上市的25家企業，融資金額占2018年全年A股IPO募資總額的23%。截至2019年7月9日，在全球公開的發明專利申請數量進行統計排名，發明專利申請數量在100件以上的有12家企業，其中有2家企業在1000件以上。中國鐵路通信信號股份有限公司以1328件專利位列第一，中微半導體設備（上海）股份有限公司以1057件專利排名第二，深圳光峰科技股份有限公司以934件專利緊隨其后，排名第三。通過以上數據可以看出，科創企業要登陸科創板，首先應該重視專利的持有，持有專利既保護了科創企業自身的核心技術，也為科創板的申報奠定充分的基礎。
2. 專利取得的籌劃
擬科創板上市企業無法回避專利的取得，在取得專利過程中如何進行籌劃也是廣大科創企業的一個難題。專利的取得方式有兩種，即自主取得和受讓取得，自主取得一般是通過自主研發、主動申請的方式取得，受讓取得一般是通過他人轉讓、變更登記的方式取得。具體來說，科創企業在專利取得的籌劃過程中需要關注以下要點：
1) 技術保護的類型
首先，科創企業應關注核心技術是否需要通過專利進行保護。除了專利權，企業還可以以商業秘密的形式來保護那些無須公開、價值性較高的核心技術?？苿撈髽I對商業秘密應當采取相應的保密措施，例如采取保密協議、保密制度、保密系統、保密標識、監控系統等手段，一方面維持核心技術商業秘密的秘密性，另一方面可以表明自己的保密意圖。但是，如果以商業秘密保護核心技術，一旦技術方案被公開，科創企業就無法再以商業秘密的形式保護該技術，而且技術方案也會因公開而無法申請專利，最終導致核心技術無法保護。另外，在維權難度上，商業秘密侵權案件的勝訴率遠低于專利侵權案件。因此，在核心技術保護時，科創企業應該首先權衡以何種方式保護核心技術。
其次，科創企業應關注選擇何種專利類型進行保護。專利類型包含發明專利、實用新型和外觀設計三種。相對于實用新型和外觀設計專利而言，發明專利是唯一需要經過實質審查的專利類型。由于發明專利創新的難度大、審理時間長、申請被駁回率高，因此，發明專利是科創企業知識產權中含金量相對較高的一項，也更能體現科創企業的自主創新能力。而且，由于發明專利的保護期限為20年，而實用新型和外觀設計的保護期限均為10年，對于科創企業的核心技術而言，建議應盡量申請發明專利。
更進一步，對于具有國際視野的科創企業而言，還應該考慮進行核心技術的全球布局，通過PCT等國際渠道進行專利申請，參與全球技術競爭，從而證明核心技術的高質量并占據國際市場。
最后，科創企業還可以關注多維度的核心技術保護方式。單純的某一維度的知識產權保護模式，如商標權、專利權、軟件著作權、商業秘密權通常具有各自的局限性，因此，科創企業可以考慮綜合利用多維度的知識產權保護模式參與市場競爭，以實現核心技術利益保護最大化的目標。例如，對于集成電路生產企業而言，可以將一項集成電路的設計的不同技術內容分別申請專利、登記集成電路布圖設計權，還可以將集成電路設計的軟件部分申請軟件著作權，再將所涉及的具有保密性的技術參數和圖紙等作為商業秘密進行保護，這樣可以避免某一權利因為某種原因失效而導致整個核心技術喪失。
2) 專利取得的質量
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第41號—科創板公司招股說明書》（證監會公告〔2019〕6號，以下簡稱《41號文》）第54條，在行業方面，要求發行人應結合行業技術水平和對行業的貢獻，披露發行人的技術先進性及具體表征；在企業方面，要求披露發行人的核心技術是否取得專利或其他技術保護措施、在主營業務及產品或服務中的應用和貢獻情況；在技術方面，要求發行人披露保持技術不斷創新的機制、技術儲備及技術創新的安排等。
而且，在《審核問答》第10問（一）中，要求發行人披露其技術所處行業的國家科技發展戰略和政策、整體技術水平、國內外科技發展水平和趨勢等。
從上市委問詢關注的問題來看，很多問詢都關注了企業所持專利是否能支撐企業在所屬行業具備長期領先地位，核心專利的營收轉化率是否理想，專利的穩定性如何，是否存在被無效的可能性等。例如，上市委要求華興源創說明，“除柔性OLED的顯示與觸控檢測技術外，其他核心技術應用取得的營業收入情況及相關數據的匹配關系”?？梢钥闯?，擬科創板上市企業，除了在專利數量上下功夫，還要切實注重所持專利的質量。
另一方面，科創企業在登陸科創板前進行專利籌劃時，應注意并非專利數量越多越好，而應追求專利數量和質量的平衡。專利的持有成本除了初期的申請費、代理費，授權后還會有維護費，這筆費用隨著年限不是簡單線性增加，而是更貴。因此，專利濫而多可能會對公司造成一定的財務負擔。
3) 專利取得的時間
一般說來，中國發明專利需要約三年時間才能獲得專利權。一般發明專利自申請日起18個月后公開，如果公開后即提出實質審查的話，一般經過二次審查意見通知書(兩次答辯)，經審查員認定不存在新穎性、創造性等不可授權的問題后授權，一般需要三年左右的時間。對于實用新型和外觀設計而言，由于現在國家專利局不斷加強專利審查質量控制，授權周期也延長很多。
對于國際專利申請來說，中國申請人往往首先提交一件中國國家申請（以下簡稱為“在先申請”）；在12個月期限屆滿之前，申請人才考慮是否需要通過巴黎公約途徑或PCT途徑向國外申請；如果申請人決定通過PCT途徑向國外申請，則以在先申請為優先權向中國專利局提交PCT國際申請，同時，在先申請仍然按照普通中國專利申請的程序往下進行；在30個月期限屆滿之前，申請人再考慮是否需要進入中國以外的其他國家或地區；而且是否能夠得到國外專利部門的授權，還要看各個國家的專利的授權時間。
根據《41號文》第54條規定，在企業方面，要求披露發行人的核心技術是否取得專利或其他技術保護措施、在主營業務及產品或服務中的應用和貢獻情況。這就要求科創企業在申報上市時，應披露已經取得專利授權的專利信息。就中國專利而言，發明專利的授權周期一般為自申請日起三年左右，而《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第42號—首次公開發行股票并在科創板上市申請文件》（證監會公告〔2019〕7號，簡稱《42號文》）要求披露發行人擁有或使用的對其生產經營有重大影響的商標、專利、計算機軟件著作權等知識產權以及土地使用權、房屋所有權等產權證書清單(需列明證書所有者或使用者名稱、證書號碼、權利期限、取得方式、是否及存在何種他項權利等內容)。這就要求科創企業在籌劃上市之初就應該開始專利的申請工作，從而爭取在上市申報時已經獲得專利授權。
4) 專利取得的方式
根據實際案例，科創企業的專利取得方式也是上市委關注的焦點之一，例如上市委對博瑞醫藥的首輪問詢中要求說明“69項專利的取得的方式，是否存在權屬糾紛；13項共有專利原始獲取方情況，形成共有專利的原因，共有期間專利的使用權責劃分，是否存在權利糾紛，轉讓后，技術轉讓費和上市后銷售提成的情況?！本蛯＠〉梅绞?，擬登陸科創板企業應當關注以下幾個方面：
首先，受讓專利取得的來源是否合法合規。首先，應關注專利的原始取得過程是否存在潛在或既有的權屬糾紛，例如是否為職務發明，發明人是否簽有競業禁止協議等；其次，企業應關注標的專利的轉讓是否需要相關部門批準，例如國有企業的專利屬于國有資產的組成部分，其轉讓需要國有資產監管部門出具相應的批準文件；最后，還應關注出讓人與科創企業之間就收入、利潤分配的約定是否履行，是否構成一致行動人，例如，上市委要求容百鋰電披露“受讓取得專利的具體來源，與發行人所提供產品的內在聯系，收入、利潤貢獻情況”。
其次，專利的質量是否穩定可靠?；谧灾魅〉脤＠那闆r，科創企業為了應對不同的市場競爭環境，通常需要制定不同的專利申請策略，注重基本專利與外圍專利相結合，并充分考慮競爭對手的情況。而且，如果申請國際專利，還需要關注不同國家的不同專利申請制度及市場環境?；谑茏屓〉脤＠那闆r，科創企業應對標的專利進行充分的盡職調查：首先，應該核查標的專利是否存在抵押、質押的情況；其次，應核查專利是否正處于無效階段，或曾經被提起過無效；最后，應關注標的專利是否正處于仲裁、訴訟等糾紛解決中。
再次，受讓專利占全部專利的比例是否合適。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（上證發〔2019〕22號，以下簡稱《上市規則》）第2.1.3條規定“營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處于相對優勢地位的尚未在境外上市紅籌企業”可在科創板上市，而受讓取得的專利雖然能夠成功避免專利申請周期長，授權結果未知的問題，但是受讓取得專利限制了企業的發展主動權，而且并不能證明企業具備長期的研發實力。因此，在通過受讓取得專利的同時，應注重自身研發實力的培養。從長遠來說，科創企業在上市披露過程中，所持有的專利應該以自主取得為主，受讓取得為輔。
最后，受讓專利的交易程序是否合法合規。專利轉讓過程中，應進行充分的盡職調查，首先應確保出讓方為標的專利的合法持有人，其次，還應簽訂專利轉讓合同，對轉讓的對價、方式、交割日期進行明確的約定，最后，專利作為一種無形產權，轉讓雙方還應在專利登記部門履行相關登記手續。
二、風險的防范
1. 權屬的確定
擬科創板上市企業不能存在專利重大權屬糾紛，因此在啟動科創板上市的進程中，對于專利的權屬問題應高度重視，應將風險消滅在萌芽階段。目前，從上市委問詢過程中關注的問題來看，擬科創板上市企業的專利權屬風險主要體現在以下幾個方面：
● 發明人風險
科創板相關上市規則中對上市企業“核心技術人員”的關注度明顯加強，與主板、中小板和創業板相比，科創板首次將核心技術人員穩定性列為發行條件之一，《上市規則》中將“核心技術人員”與企業控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心業務人員并列，可見核心技術人員的重要性?！犊苿摪迨状喂_發行股票注冊管理辦法（試行）》（證監會令第153號，以下簡稱《注冊管理辦法》）第十二條和《審核問答》第6問指出：核心技術人員穩定，最近2年內核心技術人員均沒有發生重大不利變化、不存在主要資產、核心技術、商標等的重大權屬糾紛?！渡鲜幸巹t》第8.2.4條規定：上市公司發生核心技術人員離職重大風險事項的，應當及時披露其對公司核心競爭力和持續經營能力的具體影響。
從邏輯上來講，核心技術人員一般是科創企業核心技術的職務發明人，與核心技術專利的獲得有著天然的聯系。也就是說，如果科創企業與核心技術人員之間存在的潛在風險，將成為企業上市過程中的障礙，例如核心技術人員在申報期間的離職將影響企業的穩定經營，核心技術人員否認企業核心技術為職務發明將引發專利權屬糾紛，核心技術人員與其他企業簽有競業禁止條框將影響專利的穩定性等。實際案例中，上市委就要求航天宏圖披露：“發行人與其九大核心技術分別對應的專有技術相關研發負責人、主要研發人員及專利發明人（如相關研發人員為專利發明人）的情況，報告期上述研發負責人、研發人員及專利發明人在發行人的任職變化情況，以及與發行人簽署勞動合同和競業禁止承諾的情況?！?/p>
針對這些問題，擬上市科創板的企業應與科研人員可以通過以下幾種手段穩定核心技術人員：首先，科創企業應完善研發管理制度，保證技術研發全過程的可跟蹤性，與研發人員就權利歸屬作出書面約定；其次，科創企業在聘用技術人員時應注意做好技術人員信息隔離保護，充分調查其在原單位的工作情況，謹慎使用未知來源的信息；再次，科創企業可以通過簽署競業限制協議的方式阻止技術人員離職后前往具有競爭關系的企業就職，或者采取設置脫密期的方式防止員工在之后的工作中使用科創企業的技術信息；最后，科創企業還可以與核心技術人員進行綁定，一方面是對其進行股權激勵，另一方面對其所持股份設置限制。
● 權利人風險
《上市規則》第8.2.4條規定：上市公司對（1）核心商標、專利、專有技術、特許經營權或者核心技術許可喪失、到期或者出現重大糾紛；（2）主要產品、業務或者所依賴的基礎技術研發失敗或者被禁止使用；（3）主要產品或核心技術喪失競爭優勢等重大風險事項，應當及時披露其對公司核心競爭力和持續經營能力的具體影響。
專利共有是指兩個或兩個以上的權利人共同占有同一專利，實踐當中，專利共有常見于企業與高校開展產學研合作、企業之間開展項目合作開發等情形。如果企業在成長初期忽視專利共有風險的防范，可能對形成的專利歸屬、使用、許可、轉讓未作約定或僅作簡單約定，當企業進入科創板申報階段后，由于面對巨大的利益誘惑，極易引發法律糾紛，阻礙企業上市。例如，上市委要求天準科技進一步說明：“該項目研發過程中形成的核心技術是否是共有技術，相關核心技術向公司其他產品延伸實現工業化轉化是否需要獲取參與項目研發的高校、科研單位的授權，是否存在潛在知識產權糾紛或共有權人對核心知識產權商業化應用的利益訴求，并對發行人的經營成果造成不利影響”。
面對這類風險，科創企業一方面應進行合作方的排查，排查合作方與科創企業之間的書面約定，若無書面約定，或書面約定未涉及權屬問題，則應進行明確的書面補充約定；另一方面，企業應當加強技術的消化吸收，對于共有的專利，消化吸收其中的關鍵技術，并力爭在此基礎上進行技術創新，形成新的專利技術。
總的來說，如果一項核心技術專利對科創企業來說具有重要影響，應盡量避免采用共有方式，或以協議方式明確約定公司享有獨占使用權，其他共有人僅可就相關知識產權用于非生產經營目的，以避免產生權屬瑕疵或爭議，影響上市進程。
2. 專利的出資
對于科創企業而言，核心技術是公司的核心競爭力?！蛾P于完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知》（財稅〔2016〕101號）規定，企業和個人以技術成果投資入股到境內居民企業，被投資企業支付的對價全部為股票（權）的，企業或個人可選擇按非貨幣投資有關稅收政策執行，也可選擇適用遞延納稅優惠政策。
對于居民企業而言，依據財稅部和國家稅務總局于2014年12月31日聯合頒布的《關于非貨幣性資產投資企業所得稅政策問題的通知》（“財稅[2014]116號”），以及《國家稅務總局關于非貨幣性資產投資企業所得稅有關征管問題的公告》（“國家稅務總局公告2015年第33號”）規定，中國境內實行查賬征收的居民企業，因非貨幣財產對外投資而收到的所得，可在不超過5年期限內，分期繳納；上述投資所得，應于投資協議生效并辦理股權變更時，確認收入實現。
對于自然人而言，依據《財政部、國家稅務總局關于個人非貨幣性資產投資有關個人所得稅政策的通知》（財稅[2015]41號），以及《國家稅務總局關于個人非貨幣性資產投資有關個人所得稅征管問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第20號），個人以非貨幣財產投資所獲收入減除資產原值及合理費用后的收入，為應納稅所得額，依法應納個人所得稅，于非貨幣財產轉讓并取得被投資企業股權時確認收入實現，并可在5年內分期繳納個人所得稅。
也就是說，不管是居民企業還是自然人，以專利權作為出資，取得股權均需考慮所得稅問題?？苿撈髽I的出資人在法律規定的期間內應將所得稅繳納完畢，并取得相關單據。而且，對于專利技術出資價值而言，應當出具評估機構對其公允價值的評估文件，以證明出資人出資公允，不存在不實出資的問題；對于專利技術出資程序而言，還需依照《公司法》及公司章程、議事規則的相關規定程序進行，以證明其出資程序的合規性。
3. 糾紛的處理
歷史案例中擬上市企業因專利糾紛導致上市進程受阻的現象屢見不鮮，對于定位高科技行業的科創板，大多擬登陸企業來源于專利密集行業，因此科創板對擬上市企業的重大專利糾紛的關注更甚于前。例如，上市委要求中微公司披露：“（1）上述四起訴訟情況，歷史上是否存在其他重要專利糾紛或訴訟及截至目前的進展；（2）未決訴訟達成和解的具體約定，是否涉及公司核心技術或產品，是否限制公司海外銷售，是否存在影響公司正常生產經營的潛在糾紛或其他風險；（3）目前公司的核心產品或技術是否有被指控侵犯專利權引起的訴訟及進展；（4）公司與泛林半導體關于侵犯商業秘密案件的訴訟進展及其對公司經營影響。若存在前述情況，請公司對相關事項充分提示風險?！?/p>
其實，眾多擬上市企業往往在上市前或上市進程中，不僅遭受競爭對手提起的專利無效或侵權訴訟，還會遭遇專利流氓提起的惡意維權。這是因為專利訴訟的案情復雜，審理期限長，競爭對手或專利流氓為了盡快拿到補償，傾向于在涉案企業上市時進行維權、提起訴訟。
相關部門已經注意到這個實施，例如，《上海市高級人民法院關于服務保障設立科創板并試點注冊制的若干意見》中第二條要求：審慎處理涉發行上市審核階段的科創企業的知識產權糾紛，加強與上海證券交易所的溝通協調，有效防范惡意知識產權訴訟干擾科創板順利運行。
面對上市申報期間的專利訴訟，一方面，科創企業應在自身核心技術專利的穩定性上下功夫，在研發核心技術前應對專利文獻進行技術梳理，查新及檢索；研發中應繼續進行專利信息分析，避免重復研發、尋找進一步的技術創新點，跟蹤技術狀態；研發后，一方面根據企業發展規劃，在全球進行專利申請布局，搶占市場先機,另一方面，圍繞已有研發成果的技術，進行如擴散布局、包圍式布局，產業鏈布局、特征替換布局等專利布局。而且，具備較強創新研發力量的企業應當考慮如何合理利用規則將自己的技術標準與專利政策相結合，力爭將自有專利技術納入標準體系。
另一方面，即使在上市期間遇到了競爭對手或專利流氓的惡意訴訟，也不必一味地妥協，而應通過以下途徑進行積極應對：首先，對對方的來意、背景展開充分的調查，了解其挑起糾紛的真實目的及訴求；其次，對我方產品、服務與對方專利進行比對，與研發部門共同分析是否存在替代措施避免侵權；再次，還可以聘請專業團隊分析對方專利穩定性，是否有被無效的可能，也為談判贏得籌碼；最后，通過專業的律師團隊，尋找雙方談判切入點，進行商業談判或應對訴訟。
三、結束語
科創板實現了資本市場和科技創新更加深度的融合，對于促進科技和資本的融合、加速創新資本的形成和有效循環，具有有效的創新和重要的意義。中國資本市場在加大支持科技創新力度上，也對科創企業提出了更加嚴格的要求。對于擬登陸科創板的企業來說，應當通過更加理性、更加全面、更加專業的方式保護自身的核心技術。
參考文獻
[1] http://www.meihaolucy.com/news_22194.html，IPRdaily發布科創板首批25家上市企業發明專利排行榜
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王強 北京市鑄成律師事務所 專利代理人 律師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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