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“本文將通過介紹過去的印度知識產權上訴委員會（Intellectual Property Appellate Board，IPAB）發布的三個判決中對印度與專利分案申請有關的法規的解釋，來著重介紹印度專利分案申請實踐中需要關注的方面，并建議在印度提交專利分案申請的策略?！?/strong>
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅亞男 中國貿促會專利商標事務所
一、與專利分案申請相關的法律規定
印度專利法第16條規定：
“審查官有權針對申請的分案做出命令。
（1）已經根據專利法針對專利做出申請的個人，在該專利授權前的任何時候，如果他愿意的話，或者針對審查官根據完整說明書的權利要求涉及多于一項發明而發出的反對意見進行補救，可以就首次提及的申請（first mentioned application）中已經提交的臨時說明書或完整說明書中所公開的發明提交進一步申請（further application）。
（2）根據第（1）款提出的進一步申請應當附有完整說明書，但該完整說明書不應包括根據首次提及的申請提交的完整說明書中未實質公開的任何內容。
（3）審查官可以要求對根據原始申請或進一步申請提交的完整說明書進行必要的修改以確保任一完整說明書不包括針對在其它完整說明書中要求保護的任何內容（matter）的權利要求。
解釋——就本法而言，進一步申請及其所附完整說明書應被視為已在首次提及的申請提交之日提交，并且進一步申請應作為實質性申請進行并且當在規定期限內提出審查請求時予以審查?！?/p>
印度專利法第7條規定：
“（1）每項專利申請應當僅針對一項發明……?！?/p>
印度專利法第10條規定：
“10.說明書的內容——……
（5） 完整說明書的權利要求應涉及單個發明，或涉及相關聯從而形成單個發明構思的一組發明，應清楚簡潔，并應相當程度上基于說明書中所公開的內容?！?/p>
其中，第16條第（1）款規定了分案申請的申請人應與母案申請人相同，分案申請的提交時間應在母案授權之前，申請人可以主動分案或應審查官的反對意見被動分案。第16條第（2）款明確了分案申請的完整說明書不能超出母案記載的范圍。第16條第（3）款指出已經在母案申請中已經要求保護的主題不能再在分案申請中要求保護。第16條解釋部分明確了分案申請可以享有母案申請的申請日并作為一件實質的申請請求審查。第7條和第10條第（5）款規定了一件分案申請應當僅針對一項發明，其中一項發明涉及單個發明或相關聯從而形成單個發明構思的一組發明。
二、IPAB的判決中對與專利分案申請相關的法律規定的解釋
在印度專利分案申請的相關實踐中，對上述法律規定的理解存在諸多分歧，這些分歧使得許多申請人因不服審查官的決定而向IPAB提起上訴。IPAB通過多年來的若干判決，對與分案申請相關的法律規定進行了更明確的解釋，試圖以此使得審查官在處理分案申請相關的問題時采取相對統一的標準。
對于專利法第16條第（1）款，比較大的爭議存在于，從字面來看，專利法規定了申請人可以或者根據個人意愿主動分案，或者在審查官發出缺乏單一性意見（即母案包含多于一項發明）時被動分案。并未明確規定主動分案是否要滿足一定的條件（例如，母案必須包含多于一項發明等）才可以提出。
IPAB在針對LG Electronics Inc. v. The Controller of Patents & Designs and others(2011)案的判決中澄清了這一點。
在該案中，上訴方LG Electronics Inc.的一件PCT申請在2004年進入國家階段。一年后，申請人基于原始申請提交了分案申請。審查員在對分案申請進行審查時，發出反對意見，指出（1）由于申請人沒有在規定時間內對母案的審查報告進行答復，母案已經被視為放棄，并且，（2）母案并不包含多項發明，因此沒有理由進行分案。
印度專利法第16條第（1）款的原文為：
“A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.”
上訴方在答復該反對意見時辯稱專利法第16條第（1）款中的“or”一詞本質上是分離的，賦予了申請人即使沒有審查官的指示也可以按照自己的意愿進行分案的自由度。即上訴方認為，專利法第16條第（1）款規定了兩種情形，一種是申請人可以根據自己的意愿進行分案，該情形是無條件的；另一種是應審查官鑒于母案的權利要求包含多于一項發明發出的反對意見進行被動分案。
IPAB否定了該論點，指出專利法第16條第（1）款中的“or”是連詞，并指出專利法第16條的本意是用于補救審查官針對包含多于一項發明的母案發出的反對意見。IPAB明確了“if he so desires”這種情形并不是無條件的，并沒有賦予申請人在即使母案不存在多項不同發明的情形下也可以無條件提交分案的自由。IPAB闡明了即使申請人想要自愿對母案進行分案，也必須基于母案包含沒有通過單個發明構思關聯的多項發明這一事實。IPAB指出，如果允許在母案并不存在多項發明的情況下將母案進行分案，將導致針對實質相同的主旨內容進行多重審查，在專利授權過程中引入不確定性，并且使得申請人可以通過提交專利的分案并放棄母案來無限制地延長專利的生命。
由以上可知，在印度，不論是主動分案還是被動分案，首次提及的申請的權利要求涉及多于一項發明是能夠分案的強制條件。換言之，即使是主動分案（即第16條第(1)款中的“如果他愿意的話”這種情形），也需要滿足母案包含多于一項發明的先決條件。
對于第16條第（3）款，其規定了母案和分案的完整說明書中的任一者不能包含針對已經在其它申請中要求保護的內容的權利要求。在上述LG Electronics Inc. v. The Controller of Patents & Designs and others(2011)案中，IPAB指出上訴方提交的分案的權利要求與已被視為放棄的母案的權利要求相同，違反第16條第（3）款的規定。
然而，上述判決僅針對分案的權利要求與母案的權利要求完全相同的情形，即明顯違反第16條第（3）款的情形。對于其它情形，例如分案的權利要求與母案的權利要求雖屬于相同發明構思，但是并不完全相同的情形，是否違反第16條第（3）款的規定并不清楚。
IPAB在UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案的判決中，對該問題進行了澄清。
在該案中，上訴方（Esco Corporation）提交的首次提及的申請（4702/DELNP/2005）中包括56個權利要求，其中權利要求 1-40 涉及“一種磨損組件”，權利要求 41-52 涉及“一種磨損部件”，權利要求 53-56 涉及“一種將磨損部件連接到支撐分支件的方法”。這些權利要求被進一步修改，僅保留了 34 項權利要求，其中權利要求 1-14 涉及“一種磨損組件”，權利要求 15-19 涉及“一種方法”，權利要求 20-28 涉及“一種鎖”，權利要求29-31涉及“一種楔形件”，最后，權利要求32-34涉及“一種磨損組件”。
在母案的第一次審查報告中，審查官提出反對意見，認為權利要求 20-34 與權利要求 1 不一致，并且存在多項獨立權利要求。作為回應，上訴人就權利要求 20-34 提出了分案申請（8094/DELNP/2008）。在分案申請的權利要求中，權利要求13-15涉及“一種磨損部件”，其與母案經修改的權利要求1-34中的權利要求 32-34 相對應。
分案申請被另一審查官審查。在針對分案申請發出的第一次審查報告中，分案的審查官根據專利法第16條第（3）款對權利要求13-15提出了反對意見。作為回應，上訴人修改了分案的權利要求，最終在分案申請中僅保留權利要求 13-15 作為權利要求1-3。然而，分案的審查官認為未決權利要求 1-3 不涉及與母案中所要求保護的發明不同的發明（即并不屬于不同的發明構思），因為磨損部件已經是母案中所要求保護的磨損組件的特征，因此分案申請自始就不合法，以違反第16條第（1）款的規定為由而駁回了分案申請。
IPAB在該案的判決中給出了兩個重要結論：（1）只有當母案要求保護“多于一項發明”時（換言之，當母案的權利要求涉及多于一項發明時），才能基于母案進行分案。該結論的依據是專利法第16條、第7條和第10條第（5）款，專利局實踐和程序手冊（Manual of Patent Office Practice and Procedure, MPOPP）中與分案申請有關的規定以及其他的判決；（2）一項發明是指完整說明書中或者針對單個發明或者針對相關聯從而形成單個發明構思的一組發明的權利要求，該結論的依據是專利法第10條第（5）款和第7條。IPAB明確指出，“除非符合單一發明構思，否則不得在一件專利申請中允許兩項發明。因此，無論哪種方式，根據法律規定，一件申請中只能允許單一發明構思。我們可以稱其為在單個申請中允許‘一項申請一個發明構思’”。
由此可見，如果原始申請的權利要求僅涉及單項發明，或者僅涉及與同一發明構思相關聯的多項發明，則不可主張分案。要使得分案是有效的，分案的權利要求必須基于與母案的權利要求不同的發明構思。
基于上述論點，對于UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案，IPAB確認由于該案的母案中所有權利要求1-34涉及單一發明構思，在經過了適當的修改后本應該被授權；上訴方作為對審查官針對母案發出的反對意見的回應已經提交了分案，該分案被授權，也并不屬于“重復授權”的情形。
關于重復授權，印度專利局實踐和程序手冊（MPOPP）在第6章第06.01.01節第iii項規定，“分案申請的審查總是要相對首次提及的申請進行。如果基于首次提及的申請提交了兩個或更多個分案申請，第二分案申請或后續分案申請的審查應當相對審查員在前審查的首次提及的申請以及其它分案申請進行，以避免重復授權?！?/p>
因此，從避免重復授權的角度，分案與母案以及分案與分案之間也需要保證權利要求之間有所區別。
此外，專利法第16條第（2）款明確了分案的內容不能超出母案實質公開的范圍。印度專利局實踐和程序手冊（MPOPP）在第6章第06.01.01節第vi項規定：“分案申請的權利要求應當基于該分案申請從其分案的首次提及的申請（或較早申請）的權利要求，不允許增加沒有落在所述權利要求范圍內的權利要求?！?/p>
IPAB在UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案的判決中，IPAB進一步澄清了第16條第（1）款，并限制了有資格通過分案保護的客體。
在該案中，申請人提交了原始申請，其包含84個權利要求，并在后續答復第一次審查報告時為了克服新穎性等問題修改為包含67個權利要求。申請人主動提交了分案申請，該分案申請包含相同的67個權利要求。
IPAB認為申請人由于母案權利要求的限制而提交分案不符合專利法第16條第（1）款的規定。進一步地，IPAB認為“從說明書中添加的、不存在于專利權利要求書中的新權利要求不能構成分案申請的一部分?！睋Q言之，僅母案權利要求中與其余權利要求屬于不同發明構思的權利要求（而不是在說明書中公開的內容）能夠形成分案申請的一部分。
三、IPAB提供的專利分案申請相關考慮點
IPAB綜合考慮印度專利法、MPOPP、PCT以及在先發布的諸多判決，列舉了以下在處理分案申請相關問題時可以參考的關鍵點。
在提交分案申請之前的考慮點
(1) 分案申請可以在下列任何一種情況下提出：
– 由申請人 (suo-moto)，如果他愿意的話；
– 對基于多項發明提出的反對意見進行補救。
在任何一種情況下，母案中存在多項發明是提交分案申請的必要條件。
(2) 分案申請的權利要求應植根于首次提及的（母）申請，即使是分案的分案申請也是如此。分案申請不得提交與首次提及的申請相同的權利要求。
(3) 只有在根據專利法第16條設計了“多項發明”時才需要分案。依據專利法的其它規定而被認為不具有專利性的權利要求不應當有獲得分案申請狀態的價值。
(4) 申請被分案的首要條件是該申請必須存在，不能針對“視為放棄”、“撤回”或“駁回”的申請進行分案。但是，一旦提交，分案申請將作為實體申請繼續存在，并且母案的狀態不會影響分案申請。
(5) 分案申請可以在專利授權之前的任何時候提出。然而，IPAB建議引入“授權告知”（“Intimation to Grant”），以便確定提交分案申請的最終日期。
(6) 分案申請可以在首次提及的專利申請被授予之前提出。在提交分案的分案申請的情況下，不得讓申請人沒有任何補救措施。
(7) 分案申請的完整說明書不應包括任何實質上未在首次提及的申請的完整說明書中公開的內容。因此，任何從未構成原始提交的權利要求的一部分的附加權利要求不得在分案申請中被允許。
在分案申請審查時的考慮點
(1) 說明書中存在不同實施例，并且各個實施例作為獨立的一組權利要求要求保護的，并不必然導致缺乏“發明單一性”。IPAB還建議，修改權利要求的選擇主要是為了克服任何權利要求范圍或權利要求確定性的要求，而不是對多項發明提出徹底的反對。
(2) 如果在審查的權利要求中確定了多項發明，則需要在第一次審查報告中確定不同的發明組，以盡量減少提交分案的分案申請的機會，以及不必要的法律糾紛。
(3) 分案申請的審查應始終針對首次提及的申請進行。如果根據首次提及的申請提交了兩個或多個分案申請，則第二次/后續分案申請的審查應針對首次提及的申請和在先審查的其他分案申請（如果有的話）進行以避免重復授權。
(4) 當在對首次提出的申請的審查中對發明單一性提出反對意見時，如果分案申請滿足所有其他法定要求并且申請人準備通過修改來消除沖突（如果有的話），則不應不允許該分案申請。審查官在分案申請方面的法定權力已得到IPAB的確認，但附加了一項意見，即應考慮完整的法律規定并根據每個案子不同使用此類權力。
澄清點
（1）僅當與母案有關的發明的權利要求不涉及單個發明時，申請人可以提交分案。IPAB還闡明了即使是申請人有權按照自己的意愿提交分案申請，該權利也是值得商榷的并且審查官有是否允許這樣的申請的自由裁量權。
（2）如果母案中的權利要求與分案中的權利要求重疊，審查官可以要求申請人修改權利要求來去除這樣的重疊。換言之，分案申請不應當包括已經存在于母案中的任何權利要求。
（3）分案中公開的內容不應當包括在母案的完整說明書中未公開的任何內容。為了符合專利法第16條關于分案申請資格的規定，分案申請所基于的母案應當公開多于一項發明。
四、專利分案申請策略
鑒于以上可知，在印度提交分案具有一定的挑戰。
第一，除了審查官發出缺乏單一性的反對意見這種情況以外，在印度提交分案申請的時間窗可能毫無征兆地關閉。例如對于申請能夠獲得授權這種情況，并未規定要求申請人支付發布費或向申請人提前發送印度專利局即將授權的通知，因此，申請人無法預測專利在何時會被授權，從而有可能錯失分案提交的時機。申請人要及早考慮分案提交的時間點，例如在答復第一次審查意見通知書之前。
第二，目前IPAB對與分案申請相關法條的解釋并不利于申請人。例如，主動分案必須以母案的權利要求包含多于一項發明為前提。在原始申請僅涉及一項發明并且原始申請的審查結果不樂觀或原專利的授權范圍不理想的情況下，無法通過提交分案來進行更多嘗試。又例如，要求分案申請的權利要求必須基于母案的權利要求，而不僅僅是母案的公開。這就使得可能無法通過提交分案來要求保護那些記載在母案說明書中但沒有在權利要求中要求保護的方案。
第三，申請人針對已經遞交的申請進行主動分案較為困難，因為申請人幾乎沒有機會針對未存在于母案的待決權利要求中的方案提交分案。對于新的申請，申請人可以在權利要求書中包括所有可能在之后想要分案的權利要求。在這種情況下，申請人可以在母案授權之前主動分案，或者回應審查官的缺乏單一性意見來提交分案。如果是主動提交分案，還存在一定的風險，即審查官有可能認為分案的權利要求與母案的權利要求屬于同一項發明，而非不同的發明。因此，筆者認為，如果申請人想要就一項專利申請在后續進行分案，較為保險的方式是，在撰寫母案申請時，針對多項發明撰寫多套權利要求，爭取在母案的審查階段觸發缺乏單一性反對意見，從而可以針對該反對意見提交分案申請。
第四，考慮到印度專利申請在審查過程中，不允許擴大保護范圍，即修改后的權利要求不能超出原始提交的權利要求的范圍，建議在初始撰寫權利要求時，避免將權利要求范圍寫得過小。此外，不建議通過分案申請提交原始權利要求或占位權利要求。分案的權利要求應該一開始就與母案的權利要求形成區別。
本文基于2021年4月4日前IPAB發布的判決，我們將持續密切關注關于印度分案實務方面的進一步進展，之后有機會與大家進一步分享。
參考文獻：
1. The Patents Act, 1970 (Updated till 23-06-2017)
2. The Patents Rules, 2003 （Updated till 01-12-2017）
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4.https://www.mondaq.com/india/patent/1073416/ipabs-order-regarding-divisional-patent-applications-in-india-that-can-have-far-reaching-repercussions?type=mondaqai&score=89
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6.https://www.mondaq.com/india/patent/1189524/decoding-divisional-applications-in-india-through-ipab39s-decisions?type=mondaqai&score=83
7. http://www.ipkosh.com/2020/07/divisional-application-present-law-and.html
8. https://patentgrasp.com/when-should-you-file-a-divisional-patent-application-in-india/
9. https://www.lakshmisri.com/newsroom/archives/Divisional-patents-in-India#
10. https://www.lexcampus.in/patent-case-summary-ucb-pharma-v-controller-general-of-patents-and-designs/
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（原標題：淺談印度專利分案申請實務）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅亞男 中國貿促會專利商標事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：企業海外知識產權保護與布局系列文章（八）│ 淺談印度專利分案申請實務（點擊標題查看原文）
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