“規范使用注冊商標”抗辯的司法審查

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“上海某罐頭食品廠有限公司訴上海某實業有限公司、四川省某罐頭食品有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案?！?/b>

本期作者

徐婷姿
上海知識產權法院知產一庭
四級高級法官

“規范使用注冊商標”抗辯的司法審查

——上海某罐頭食品廠有限公司訴上海某實業有限公司、四川省某罐頭食品有限公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案

在原告權利商標不申請認馳的情況下，根據《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》，規范使用注冊商標抗辯系阻卻民事侵權訴訟的抗辯，對其司法認定關涉商標侵權糾紛的民事可訴性問題，判斷寬嚴尺度把握要建立在規范使用注冊商標排除民事訴訟規則建立的法律價值基礎上，堅持局部整體相統一、主觀客觀相結合的判斷方法進行個案把握，正確劃分注冊商標權利人合理行使權利與借助注冊商標外殼行攀附侵權之實間的界限。本案中，原告注冊商標及其商品具有較高的知名度，被告在后注冊使用范圍相同的“梅林天子”文字商標，且無法對注冊動機作合理解釋，同時，被告在實際使用過程中，將注冊商標添附其他裝飾元素進行整體使用，從而達到與原告權利商標近似的效果，故法院對被告“規范使用注冊商標”的抗辯不予采納，并通過商標侵權要件的審查，認定被告構成侵權。

上海某罐頭食品廠有限公司（以下簡稱上海某食品公司）系第1997755號商標、第4918158號商標、第5039734號商標、第5039735號商標的權利人，該些商標核定使用商品類別為第29類肉；肉罐頭等。上海某食品公司發現上海某實業有限公司（以下簡稱上海某實業公司）、四川省某罐頭食品有限公司（以下簡稱四川某食品公司）在生產的肉罐頭上使用及，侵犯了上海某食品公司上述注冊商標專用權，且被訴侵權產品包裝抄襲摹仿了上海某食品公司享有極高知名度的“梅林牌”午餐肉罐頭的特有的包裝裝潢，構成不正當競爭。

上海某實業公司、四川某食品公司辯稱：其對涉案標識的使用是對其享有權利的第18770131號“梅林天子”商標及第53639301號商標的使用，特別是對的使用系基于“梅林天子”商標的變形使用，實際上作為商標使用起到區分商品來源作用的還是“梅林天子”商標，標識中的背景、盾牌等設計僅系對“梅林天子”商標的裝飾，作用是突出和修飾商標，并非商標性使用，其主觀上也沒有搭便車的惡意，被訴侵權標識與上海某食品公司的權利商標也不構成近似。其不存在不正當競爭行為，所使用的涉案商品包裝具有自己獨特的設計，且上海某食品公司主張權利的包裝、裝潢與市場上相同產品類似，沒有獨特性和影響力。

一審法院經審理查明，第1997755號商標、第4918158號商標、第5039734號商標、第5039735號商標的權利人為上海某食品公司，該些商標核定使用商品類別為第29類肉；肉罐頭等。商標在午餐肉類別上具有極高知名度，曾獲上海市著名商標、建國70年中國罐藏食品品牌等榮譽，梅林牌午餐肉罐頭曾獲得國家質量獎銀獎、中國名牌產品等榮譽，梅林商標被商務部授予中華老字號。上海某食品公司通過參加展覽會、戶外廣告等形式對產品進行宣傳。

上海某實業公司法定代表人陳某于2017年2月7日經國家工商行政管理總局商標局核準注冊第18770131號“梅林天子”商標，核定使用商品類別第29類：肉；肉罐頭等。陳某（授權人）于商標核準注冊當日將該商標以普通許可方式許可給上海某實業公司使用。2021年2月7日，陳某在第29類肉罐頭等商品上申請商標，2021年9月13日初審公告，因案外人異議，目前尚未獲準注冊。上海某食品公司稱，申請人注冊“梅林天子”商標的含義是“梅林的真命天子”，表達了商標申請人對女兒的美好祝愿。

2020年11月10日上海某食品公司以公證方式在上海某農產品批發市場標牌顯示為“中某食品配送中心”的店鋪購買梅林天子火鍋午餐肉罐頭二十四聽，支付200元，該商品上生產者標注為四川某食品公司，委托方標注為上海某實業公司，產品包裝左側標識為，該標整體呈正方形，外輪廓有類似郵票的齒狀，底色為藏青色，居中有一紅色盾牌，上部有一個白點和環繞發散的六條白線，中間有三個白色的五角星，下部有白色的“梅林天子”字樣，并在右上角標注圈R，另底部有紅底白字的“MEILINTIANZI”；右側的標識為。

一審法院認為，被訴侵權商品與權利商標核準使用的商品類別相同，比較二者，均有方框內含盾牌狀的要素，被訴侵權標識的主要識別和呼叫部分為“梅林天子”，與權利商標中文識別和呼叫部分“梅林”相較，天子似有更優之意，因“梅林”的強臆造性和知名度，仍易使相關公眾對商品來源產生混淆誤認。上海某實業公司、四川某食品公司雖以使用其自有商標為由作不侵權抗辯，然其對“梅林天子”注冊商標的使用非規范使用，而是以改變顯著特征，與其他要素組合的方式使用，且兩公司作為上海某食品公司的同業經營者，明知而“撞車”為之，對其抗辯難以采納。故一審法院判決：1.上海某實業公司、四川某食品公司立即停止侵害上海某食品公司第1997755號、第4918158號注冊商標專用權的行為；2.上海某實業公司、四川某食品公司在《新民晚報》刊登聲明，消除影響；3.上海某實業公司、四川某食品公司賠償上海某食品公司經濟損失470,000元；4.上海某實業公司、四川某食品公司賠償上海某食品公司維權合理支出30,000元；5.駁回上海某食品公司其他訴訟請求。

上海某實業公司、四川某食品公司不服一審判決，提起上訴。

上海知識產權法院經審理后判決：駁回上訴，維持原判。

上海知識產權法院二審認為，商標由于尚未獲準注冊，故不在“規范使用注冊商標”的抗辯范圍內?！懊妨痔熳印毕瞪显V人有權使用的注冊商標，上海某實業公司有權對該商標在核準注冊的范圍內進行正當合法的使用，然而，其將該文字與其他要素進行組合，整體結構、布局、觀感與上海某食品公司第1997755號、第4918158號商標構成相似，基于上海某食品公司商標的顯著性和較高知名度，兩方標識使用在相同產品上，顯然構成近似。對規范使用注冊商標含義的理解，不能僵化地拘泥于注冊商標本身的使用，當將注冊商標作為識別商品來源的商業標識中的一部分予以使用時，應予以整體評價，上海某實業公司、四川某食品公司關于涉案標識中的盾牌、星星及線條等元素僅起到裝飾及突出的作用，非商標性使用一節，與涉案標識系各元素組合成一個整體共同表征商品來源的客觀情況不符，法院不予采納。對規范使用注冊商標含義的理解，還應秉持主客觀相結合的評價方式，上海某實業公司對“梅林天子”商標注冊的理由解釋牽強，法院難以采信，作為肉類罐頭的同業經營者，上海某實業公司注冊“梅林天子”商標且與相關元素組合成整體商業標識以追求與上海某食品公司涉案商標相混淆的結果，其主觀攀附梅林品牌商譽的故意明顯。故上海某實業公司、四川某食品公司提出的“規范使用”抗辯，割裂了局部與整體、客觀與主觀之間的關系，不應予以采納，本案可進入商標侵權民事司法審查。關于上海某實業公司、四川某食品公司提出的被訴侵權標識不會產生混淆一節，法院認為，基于公眾對梅林品牌的知悉程度，加之“梅林天子”與“梅林”從語義上確有前者是后者升級款的可能理解，即使被訴侵權標識附近標注有生產商信息，該生產商仍可能被誤認為與上海某食品公司存在委托許可等關系，仍不足以消除公眾對被訴侵權產品系梅林品牌產品的誤解，即仍有造成混淆的可能；同時，被訴侵權產品在整體包裝中高度模仿上海某食品公司對各要素的布局排列方式，客觀上加劇了侵權標識的混淆可能性。綜上，被訴行為構成商標侵權。

隨著市場經濟的進一步發展，蘊含良好商譽的商標業已成為產品競爭力優勢的重要載體，行政、司法對惡意攀附他人商標知名度以混淆視聽的行為打擊力度越來越大，不誠信的搭便車行為亦不斷升級，形式更為隱蔽、花樣更為繁多，其中尤以本案此種假借己方注冊商標使用為名行攀附混淆之實為典型?！渡虡朔ā返谖迨鶙l、《沖突規定》第1條第2款分別從正反兩面對規范使用注冊商標作了闡釋，其中《沖突規定》對于非規范使用注冊商標的表現表述為“超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標”，其中的等字，為司法實踐認定非規范使用留下空間。本案中，被告對己方注冊商標“梅林天子”的使用系添附性使用，即在原有完整的注冊商標基礎上進行元素添加，從而與他人知名商標構成近似，此種添附性使用，從局部整體相統一、主觀客觀相結合的角度判斷，應屬于“等”字的應有之義。本案裁判對類似案件的處理具有一定的參考意義。

一審：上海市普陀區人民法院（2021）滬0107民初30177號（2022年12月30日）

二審：上海知識產權法院（2023）滬73民終380號（2024年6月27日）

（原標題：上知有聲 | “規范使用注冊商標”抗辯的司法審查）

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來源：上海知產法院

作者：徐婷姿